Lazare Kaplan International by 86nImH

VIEWS: 8 PAGES: 10

									               ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
                       ‫בפני כב' הפוסקת בקניין רוחני‬
                               ‫יערה כספי שושני‬

    ‫התנגדות לתיקון פירוט בקשת‬
        ‫פטנט מס' 149567‬


                                ‫‪Schwartz Pharma AG‬‬              ‫מבקשת הפטנט ומבקשת‬
                                                              ‫תיקון הפירוט (המבקשת):‬

              ‫באמצעות משרד עו"ד ועו"פ סנפורד קולב ושות'‬




                           ‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬           ‫המתנגדת לרישום הפטנט‬
                                                            ‫ולתיקון הפירוט (המתנגדת):‬

                ‫באמצעות משרד עו"ד ועו"פ ש. הורוביץ ושות'‬




                                   ‫ה ח ל ט ה‬
‫1. ביום 19.8.01 פורסמה ביומן הפטנטים 19709 על שם המבקשת בקשה לפטנט מס' 109061‬
‫שנושאה מלחים יציבים של נגזרות דפנילפרופילאמינים 3,3. ביום 89.6.18 הוגש כתב טענות‬
‫מטעם המתנגדת לרישום הפטנט. ביום 89.91.08, טרם הגשת הודעתה שכנגד בהליך‬
‫ההתנגדות העיקרי, הגישה המבקשת בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט (להלן: "הבקשה‬
                                                       ‫המקורית לתיקון הפירוט").‬


‫8. ביום 09.8.1 הגישה המתנגדת כתב טענות ובו התנגדות חלקית לבקשה לתיקון הפירוט. ביום‬
‫09.0.68 הוגש כתב טענות בתשובה מטעם המבקשת. ברשות, הוגשו כתבי הטענות הנוספים‬
‫כדלקמן: ביום 09.0.0 הוגשה תגובת המתנגדת לכתב הטענות בתשובה. ביום 09.0.91 הוגשה‬
‫תגובת המבקשת לכתב הטענות הנ"ל. לתגובה זו צורפה כנספח בקשה מתוקנת לתיקון פירוט‬
‫(להלן: "הבקשה המעודכנת לתיקון הפירוט"). ביום 91.3.98 התקיים דיון בפני שנושאו‬
                                               ‫התנגדות לתיקון פירוט בקשת הפטנט.‬


‫3. מן הבקשה המעודכנת לתיקון הפירוט שהגישה המבקשת, עולה כי חפצה היא בתיקון תביעות‬
                                                                ‫הפטנט כדלקמן:‬


                                           ‫1‬
               ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬

   ‫א. תיקון תביעות מס' 9-7 ,77-8 ו – 47 כך שיוחרגו מהן תרכובות (או תהליך‬
   ‫לקבלת תרכובות) המתקבלות מהוספת שייר חומצה הידרוכלורידית, המסומן‬
                                                              ‫כמתמיר ‪.X‬‬
   ‫ב. תיקון תביעות מס' 1,7, 8 ו – 17 כך שקשת האפשרויות למתמיר המסומן ‪,R‬‬
                                                ‫תוגבל ל - ‪ Isopropyl‬בלבד;‬
   ‫ג. תיקון תביעה תלויה מס' 4 כך שהתביעה המקורית תמחק, ותתווסף תחתיה‬
   ‫תביעה תלויה חדשה המתייחסת לצורתן הגבישית של התרכובות הנתבעות‬
                                                 ‫בתביעות מס' 9-1;‬
                                               ‫ד. מחיקת תביעה תלויה מס' 17.‬


‫6. אקדים ואבהיר כי במסגרת הבקשה הראשונה לתיקון הפירוט נתבקשה הוספת תביעה חדשה‬
‫מס' 8 אשר כפועל יוצא גררה את מספורן מחדש של תביעות מס' 11-8 המקוריות. בעקבות‬
‫הודעת ההתנגדות לתיקון הפירוט שהוגשה הודיעה המבקשת במסגרת כתב טענותיה מיום‬
‫09.0.68, כי זנחה את הבקשה להוספת תביעה חדשה שמספרה הוא 8. אי לכך, בהחלטה זו‬
‫יהא נכון לחזור למספור התביעות כפי שהופיע בבקשת הפטנט במקור. בנוסף, מן החומר‬
‫שבפני עולה כי המתנגדת מסכימה לתיקון תביעות מס' 9-1, 11-8, 01, ו – 11 וכי המחלוקת‬
‫בין הצדדים מתמצה בבקשה לתיקון תביעה מס' 0 בלבד. לפיכך, ראשית תידון כשירות‬
‫התיקונים לתביעות מס' 9-1, 11-8, 01, ו – 11 ולאחר מכן ידונו טיעוני הצדדים באשר לתיקון‬
                                                                    ‫תביעה מס' 0.‬


‫9. הוראות החוק הרלוונטיות לענייננו קבועות בחוק הפטנטים התשכ"ז 1001 (להלן: "חוק‬
‫הפטנטים" או "החוק"). סעיף 08 לחוק הפטנטים מעגן את זכותו של מבקש הפטנט,‬
                                                  ‫לתקן את הפירוט בבקשת הפטנט:‬


         ‫"59. לאחר קיבול בקשתו לפי סימן זה, רשאי המבקש לתקן את‬
         ‫הפירוט שבבקשתו בדרך הקבועה בסימן ג' לפרק ד' כאילו היה בעל‬
                                                            ‫פטנט."‬


                 ‫0. בסימן ג' לפרק ד', סעיפים 00-90 לחוק הפטנטים קבע המחוקק כדלקמן:‬


         ‫"94. בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או‬
                       ‫סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.‬




                                           ‫2‬
               ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
        ‫44. הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף‬
        ‫התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו‬
              ‫בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות."‬


‫1. יושם אל לב: סעיף 08 הנ"ל וכן סעיפים 00-90 מעגנים את זכותו של מבקש הפטנט לתקן את‬
‫תביעותיו עובר לפרסום קיבול בקשת הפטנט. יש להבהיר כי המבקש רשאי לתקן תביעותיו‬
‫גם לפני פרסום קיבול הבקשה (ראה: סעיף 08 לחוק הפטנטים). בשלב המוקדם זה שלפני‬
‫הקיבול עומדת למבקש זכות רחבה יותר לתקן את פירוט בקשת הפטנט שטרם קובלה (ראה:‬
‫סעיפים 88 ו- 38 לחוק הפטנטים). עם זאת, בשלב שלאחר פרסום קיבול הבקשה (הוא השלב‬
‫בו מצויה בקשת הפטנט שבפני) בחר המחוקק ולא בכדי, להגביל את זכותו של מבקש פטנט‬
‫שקובל לשלוש נסיבות בלבד, אשר בהתקיימן, יקנה לו זכות לבקש תיקון פירוט בבקשת‬
‫הפטנט. הנסיבות הינן: הבהרה, סילוק שגיאה שנפלה בפירוט וצמצום תביעות הפטנט.‬
‫הסיבה העיקרית לכך שהמחוקק בחר להגביל את הזכות לתיקון פירוט בשלב שלאחר הקיבול‬
‫נעוצה בכך שדבר קיבול בקשת הפטנט מפורסם ברשומות לידיעת הציבור הרחב. בכוחו של‬
‫פרסום זה להגביל את הפעילות המסחרית של מתחרי מבקש הפטנט אשר יבקשו להימנע‬
‫מפעולות אשר עשויות להיחשב כהפרת הפטנט, אם וכאשר ירשם. במידה ויוכח כי היו אלו‬
‫פעולות המפרות את הפטנט, יחשפו המתחרים לתביעה במסגרתה עלולים הם להידרש‬
‫לתשלום פיצויי הפרה רטרואקטיבי, ממועד פרסום דבר קיבול הבקשה (ראה: סעיף 011‬
                                                               ‫לחוק הפטנטים).‬


                                                 ‫‪ .I‬תיקון תביעות מס' 9-7, 77-8, 47, ו – 17‬


‫8. בבקשתה המעודכנת לתיקון הפירוט (סעיף א' לבקשה), ציינה המבקשת כי יש להתיר את‬
‫התיקונים המבוקשים לתביעות מס' 9-1, 11-8, 01, ו – 11 מאחר ומתקיימת החלופה‬
‫השלישית המצוינת בסעיף 90 לעיל, היינו צמצום תביעות הפטנט. מעיון בתיקונים‬
‫המבוקשים עולה כי אכן המדובר בצמצום תביעות בהתאם לסעיף 90 לחוק הפטנטים והדבר‬
                                                                  ‫יובהר מטה.‬


‫0. ראשית, במסגרת תביעות אלו מחקה המבקשת מכלל התרכובות הנתבעות בה את אלה‬
‫המתקבלות מהוספת שיירי החומצה ההידרוכלורידית (המסומן כמתמיר ‪ )X‬ולפיכך אין ספק‬
‫כי המדובר בצמצום התביעות. כמו כן, במסגרת התביעות שתיקונן נתבקש, צמצמה המבקשת‬
‫את קשת האפשרויות למתמיר המסומן ‪ R‬כך שהינו מוגבל ל - ‪ Isopropyl‬בלבד. ‪Isopropyl‬‬
‫הינו אחד מן המתמירים החלופיים אשר נתבעו בתביעות 8,3,1 ו- 91 ואף הודגמו בפירוט.‬
‫בנוסף, ברי כי יש לאשר את תיקון תביעה מס' 11, באשר אין ספק כי מחיקתה מתחילתה ועד‬
                                                  ‫סופה עונה להגדרת צמצום תביעה.‬




                                          ‫3‬
               ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
‫91. כנדרש בסעיף 00 לחוק הפטנטים, ניתן אף לקבוע, כי היקף התביעות לא הורחב כתוצאה‬
‫מתיקונים אלו וכי לא הוסף לפירוט דבר שלא אוזכר בו במקור. אי לכך, הריני לאשר את‬
                                ‫התיקונים המבוקשים לתביעות מס' 9-1, 11-8, 11-01.‬


                                                             ‫‪ .II‬תיקון תביעה תלויה מס' 4‬


                   ‫11. למען הסדר הטוב יובא תוכן תביעה תלויה מס' 0 כפי שהופיע במקור:‬


       ‫‪"Compound in accordance with claims 3 and 4, characterized‬‬
        ‫,‪in that R represents cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl‬‬
        ‫-1(-4 ,‪cyclohexyl, 4-(1 - clopropyl–methanoyloxy)- Phenyl‬‬
        ‫,‪cyclobutyl-methanoyloxy)-phenyl‬‬         ‫-4‬       ‫-‪(cyclohexyl‬‬
        ‫-)‪methanoyloxy)–phenyl or 4-(2,2–dimenthyl- propanoyloxy‬‬
        ‫".‪phenyl and X denotes chloride‬‬


                    ‫81. תביעה מס' 0 החדשה הינה תביעה התלויה בתביעות 9-1 וזהו נוסחה:‬


       ‫‪"Compounds in accordance with claims 1 to 5 in crystalline‬‬
        ‫".‪form‬‬


‫31. אם כן, בתביעה מס' 0 המקורית, נתבע מונופולין ביחס לתרכובות הנתבעות בתביעות מס' 3‬
‫ו-6 בהן הייתה תלויה, כאשר מתמיר ‪ R‬מייצג קשת שיירי חומצה אפשריים ממשפחת‬
‫הציקלואלקיליים ומתמיר ‪ X‬מייצג כלוריד. אולם, המבקשת תיקנה את תביעות 3 מס' ו – 6‬
‫כך שעתה מוגבלות הן למתמיר ‪ R‬שהינו ‪ Isopropyl‬ובנוסף אין הן מתייחסות עוד לתרכובות‬
‫המתקבלות מהוספת שייר החומצה ההידרוכלורית. לפיכך נוצר מצב לפיו מתייתר לגמרי‬
‫הצורך בתביעה מס' 0 המקורית ואי לכך נתבקשה מחיקתה. אין ספק כי יש לאשר את‬
‫מחיקת תביעה מס' 0 המקורית. אולם, המבקשת בחרה להוסיף תחת התביעה שנמחקה את‬
‫תביעה מס' 0 חדשה התלויה בתביעות 1 עד 9 ומתמצה לתרכובות המנויות בהן אם כי בצורתן‬
                                                      ‫הגבישית (‪.)Crystalline form‬‬


‫61. הצדדים חלוקים בגישתם באשר לשאלה האם לאור סעיפים 00-90 לחוק הפטנטים (ראה‬
               ‫לעיל), יש בנסיבות העניין להתיר את הוספת תביעה תלויה מס' 0 החדשה.‬




                                           ‫4‬
                ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
‫91. טוענת המתנגדת כי על המבקש לתקן את פירוט בקשת הפטנט לעבור שתי משוכות הקבועות‬
‫בחוק: ראשית עליו להראות כי תיקון התביעה המבוקש עומד בדרישות סעיף 90 לחוק,‬
‫ובענייננו עליו להצביע על צמצום תביעה ספציפית. רק אם התשובה על כך היא חיובית, כי אז‬
‫יש לבדוק את התיקון לאור הוראות סעיף 00 לחוק, היינו - האם יש בצמצום התביעה‬
‫המסוימת כדי להרחיב את היקף המונופולין הנתבע בתביעות הפטנט בכללותן, או להוסיף‬
‫לפירוט דבר שלא נזכר בו. לדידה, זו הפרשנות הנכונה ליחס בין סעיפים 90 ו– 00 לחוק‬
‫הפטנטים. המתנגדת סבורה כי לא עלה בידי המבקשת להסביר בהתאם לתנאי סעיף 90, כיצד‬
‫תביעה מס' 0 החדשה מהווה צמצום לתביעה ספציפית כלשהי בבקשת הפטנט. מאחר שכך,‬
‫אין מקום להתקדם לשלב הבא ולהחיל את המבחן הקבוע בסעיף 00 לחוק הפטנטים. לפיכך,‬
‫לטענתה, לא ניתן לאשר את התיקון המבוקש לתביעה מס' 0, ואין נפקא מינה אם התיקון‬
‫הנ"ל אינו מרחיב את כלל היקף התביעות שבפירוט, ואינו מוסיף לפירוט דבר שלא אוזכר בו‬
                                                                          ‫במקור.‬


‫01. מנגד טוענת המבקשת כי בהתאם לסעיפים 90 ו – 00 לחוק, יש לבחון האם יש בהוספת‬
‫התביעה החדשה כדי להרחיב את היקף התביעות בכללותו, אם לאו. במידה והתשובה‬
‫לשאלה זו היא שלילית, כי אז יש להתיר את הוספת תביעה תלויה מס' 0 החדשה. לגרסתה,‬
‫תיקון תביעות הפטנט אינו חייב להיעשות על דרך צמצום תביעה ספציפית וכי גישה מעין זו‬
‫הינה טכנית, אינה נובעת מלשון חוק הפטנטים ואף יש בה כדי לפגוע בזכויותיו של בעל בקשה‬
‫לפטנט שקובל. לגרסת המבקשת, אף אם תתקבל גישת המתנגדת, ניתן לראות בתביעה מס' 0‬
‫החדשה כמצמצמת את תביעה מס' 1 ו7או את תביעה מס' 0 המקורית. עוד טוענת היא כי‬
‫ניתן להבחין בנקל, כי היקף כלל התביעות עובר להוספת תביעה מס' 0 החדשה לא הורחב‬
‫ולפיכך, בהתאם לסעיף 00 לחוק, יש להתיר את הוספתה. לבסוף נטען כי לדידה בנסיבות‬
‫העניין לא נדרש הסבר או דיון כלשהו מטעמה בגין הוספת תביעה מס' 0 החדשה ודי בכך‬
                      ‫שציינה כי אין התיקון מוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם.‬


‫11. לשם הכרעה במחלוקת בין הצדדים יש ראשית לבחון מהו היחס הראוי בין הוראת סעיף 90‬
‫לחוק הפטנטים לזו שבסעיף 00 בחוק זה. על כך כבר עמד כב' רשם הפטנטים, ד"ר מאיר‬
‫נועם, במסגרת התנגדות לתיקון פירוט פטנט מס' 639681 בעניין ‪Lazare Kaplan‬‬
      ‫.‪ International, Inc‬נ' שרין טכנולוגיות בע"מ, מיום 18 באוקטובר 1998 בציינו כי:‬


         ‫"סעיף 94 לחוק קובע את המטרות לשמן עומדת למבקש הזכות לתקן‬
         ‫את בקשתו בעוד שסעיף 44 לחוק קובע את התנאים במסגרתם ירשה‬
                                                ‫הרשם את התיקון."‬


‫81. בהתאם לאמור ע"י כב' הרשם נועם, סעיף 90 מטרתו לציין את רשימת הנסיבות המוגבלת‬
‫והממצה בהתקיימן תעמוד למבקש הזכות לבקש את תיקון בקשת הפטנט. בהתאם להוראות‬


                                            ‫5‬
                ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
‫סעיף זה מחויב המבקש להראות כיצד כל אחד ואחד מן התיקונים שברצונו לערוך לבקשת‬
‫הפטנט משיג אחת או יותר משלוש הנסיבות המנויות בסעיף 90 (הבהרת דבר מה, סילוק‬
‫שגיאה או צמצום התביעות) אשר רק בהתמלא אחת מהן לפחות, תעמוד לו הזכות לתיקון‬
                                                                   ‫תביעותיו.‬


‫01. לעומת זאת, סעיף 00 מטיל על רשם הפטנטים את החובה לבחון את אופי התיקון המבוקש‬
‫לפירוט. למעשה, סעיף 00 מטרתו להבטיח כי אין בתיקון המתבקש לפי סעיף 90 (הבהרה,‬
‫סילוק שגיאה או צמצום תביעות) כדי להרחיב את היקף המונופולין הנתבע בבקשת הפטנט.‬
‫בהחלטה בהתנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס' 735101 בעניין אוניפארם בע"מ נ'‬
‫.‪(Merk and Co‬להלן: ההחלטה בעניין אוניפארם) מיום 93 באפריל 3998‬
‫קבע כב' סגן הרשם כתוארו אז, מר ישראל אקסלרד, כי בנסיבות מסוימות ניתן יהא לתקן‬
‫תביעה בלתי תלויה באמצעות הוספת היבט כלשהו אשר אוזכר בפירוט בקשת הפטנט (למשל‬
‫בהדגמות או בשרטוטים) והדבר לא יחשב כהרחבת היקף המונופולין כפי שנתבע בבקשת‬
‫הפטנט במקור. במקרה זה נתבע בתביעה העצמאית המקורית טווח ‪ PH‬בלתי מוגבל של‬
‫קומפורמולציה מסוימת. במסגרת בקשה לתיקון פירוט נתבקש צמצום התביעה באופן שה-‬
‫‪ PH‬הנתבע הוגבל לטווח שבין 9.9 ל – 9.0. התיקון הותר הואיל ונמצא כי לאורך כל הפירוט‬
‫הדגימה המבקשת את יעילות האמצאה נשוא בקשת הפטנט תוך שימוש בטווח ה – ‪PH‬‬
                                                                         ‫המתוקן.‬


‫98. סעיף 00 הוא למעשה בבחינת פילטר בחינה נוסף על זה המעוגן בסעיף 90, דרכו על התיקון‬
‫המבוקש לעבור. הוראת הסעיף באה לשרת את האינטרס הציבורי ולוודא כי על אף שהמבקש‬
‫הוכיח כי קנה לו זכות לבקש את תיקון בקשת הפטנט לפי סעיף 90, אין בתיקון המתבקש כדי‬
‫להרחיב את היקף ההגנה הנתבעת ובכך להגביל את פעילות המתחרים בתחום בניגוד לסעיף‬
                                                                             ‫00.‬


‫18. למקרא החלטות רלבנטיות לענייננו, עולה כי בחינת תיקון המבוקש לאור הוראת סעיף 00‬
‫לחוק תבוא רק לאחר ששו כנע הרשם כי התיקון המבוקש עולה בקנה אחד עם דרישת סעיף‬
‫90 לחוק. ראה למשל: החלטה בהתנגדות לתיקון תביעות פטנט מס' 897211 בעניין קל גב‬
‫בע"מ ואח' נ' עבדה אברהם מיום 81 אוקטובר 9998 וגם: החלטה בהתנגדות לבקשה לרישום‬
‫פטנט מס' 018991 (בקשה לתיקון פירוט) בעניין ‪ Bristol-Myers Squibb Company‬נ'‬
                                               ‫אוניפארם בע"מ מיום 8 יוני 3998.‬


‫88. אם כן, בסעיפים 90 ו - 00 קבע המחוקק שני תנאים מצטברים (ולא חלופיים), אשר אך‬
‫בהתקיימם יותר תיקון הפירוט לבקשת הפטנט. בעוד שבהוראת סעיף 90 הנטל רובץ על כתפי‬
‫המבקש להוכיח את זכותו לתיקון בקשת הפטנט, סעיף 00 מטיל חובה על הרשם לוודא כי‬


                                           ‫6‬
                ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
‫אין בתיקון כדי להרחיב את היקף המונופולין הנתבע בבקשת הפטנט במקור. ההיגיון מחייב‬
‫לקבוע כי רק במידה והראה המבקש כי עומדת לו זכות התיקון לפי סעיף 90 לחוק ניתן יהא‬
‫לבחון את כשירות התיקונים המבוקשים בהתאם לסעיף 00 לחוק. עתה יש לבחון האם יש‬
                  ‫בהוספת תביעה מס' 0 החדשה כדי לעמוד בשני התנאים המצטברים הנ"ל.‬


‫38. בענייננו, סבורני כי אין בתביעה מס' 0 החדשה כדי לעמוד בתנאי סעיף 90 לחוק. אין בהוספת‬
‫התביעה הנ"ל כדי להבהיר דבר מה שהיה טעון הבהרה או לסלק שגיאה כלשהי בבקשת‬
‫הפטנט. אף אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי יש בהוספת תביעה מס' 0 החדשה כדי‬
‫לצמצם תביעה מסוימת, אף לא את מערך התביעות בבקשת הפטנט. צמצום תביעות משמעו‬
‫תביעת חלק קטן יותר מהיקף המונופולין שנתבע במסגרת תביעה או מערכת תביעות כפי‬
‫שהוגשו במקור. אין בתביעה מס' 0 החדשה כדי להקטין את היקף המונופולין הנתבע בתביעה‬
‫מס' 1 או במערך תביעות 9-1. שהרי שעה שתתברר ההתנגדות לבקשת הפטנט שבפני (כמו גם‬
‫במסגרת תביעת הפרה, אם ירשם הפטנט), תיבחנה תביעות אלו בשלמותן, והיקף המונופולין‬
‫הנתבע בהן לא יושפע כהוא זה מהוספת תביעה מס' 0 החדשה. משמע, אין בתביעה מס' 0‬
          ‫החדשה כדי לצמצם את הנתבע בבקשת הפטנט בהתאם לסעיף 90 לחוק הפטנטים.‬


‫68. קיים אף קושי לקבל את טענת המבקשת כי יש בתביעה מס' 0 החדשה כדי לצמצם את‬
‫תביעה מס' 0 המקורית. זאת משום שבתביעה מס' 0 המקורית נתבעו תרכובות כשלעצמן‬
‫בעוד שתביעה מס' 0 החדשה מתייחסת לצורת התרכובות ולא לתרכובות עצמן. לפיכך אין כל‬
‫קשר בין תביעה מס' 0 החדשה לתביעה מס' 0 המקורית. למעשה נראה כי מיקומה של תביעה‬
               ‫מס' 0 החדשה במקום תביעה מס' 0 המקורית שנמחקה, הינו מקרי בהחלט.‬


‫98. כפי שהוסבר לעיל, על המבקש תיקון פירוט לעמוד בתנאים המצטברים הקבועים בסעיפים‬
‫90 ו – 00. משלא עמדה המבקשת בתנאי סעיף 90 לחוק הפטנטים, איני רואה מקום להמשיך‬
‫ולבחון את הוספת תביעה מס' 0 החדשה לאור תנאי סעיף 00 לחוק זה. לפיכך, איני נזקקת‬
‫לטענת המבקשת כי תביעה מס' 0 החדשה אינה מרחיבה את היקף המונופולין הנתבע בבקשת‬
‫הפטנט שבפני, נוכח תביעה מס' 1 לבקשת הפטנט הכוללת תרכובות מכל סוג (אף בצורתן‬
‫הגבישית). אף אם הייתה מוכחת טענתה זו של המבקשת, שהרי ידי כבולות ואין בידי‬
‫להתעלם מהוראת המחוקק המעוגנות בסעיף 90 המגבילה את זכותו של מבקש הפטנט‬
‫לתיקון הפטנט לשלוש נסיבות בלבד. אף לא אחת מהן מתקיימת ביחס להוספת תביעה מס' 0‬
                                                                           ‫החדשה.‬


                                 ‫הוספת תביעה תלויה חדשה במסגרת בקשה לתיקון פירוט‬


‫08. במהלך הדיון בפני טענו הצדדים באשר לשאלה האם יש להתיר הוספת תביעות תלויות‬
‫חדשות במסגרת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 00-90 לחוק הפטנטים, אם לאו. המבקשת‬



                                            ‫7‬
               ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
‫טענה כי יש להתיר הוספת תביעה תלויה חדשה כל עוד אין הדבר מנוגד להוראת סעיף 00‬
‫לחוק. מאידך, טענה המתנגדת כי יש להגביל את הנסיבות בהן תותר הוספת תביעה תלויה‬
        ‫חדשה כפי שנעשה במדינות שונות, והכל כמובן בהתאם להוראות סעיפים 90 ו – 00.‬


‫18. בניגוד לטענת המבקשת, לא מצאתי בהחלטה בעניין אוניפארם כל תימוכין לעמדתה לפיה‬
‫ניתן להוסיף תביעות תלויות חדשות במסגרת בקשת לתיקון פירוט. לכל היותר הפנה כב' סגן‬
‫הרשם בהחלטתו לדין האנגלי ששרר לפני שתוקן לפיו ניתן לבקש הוספת תביעות חדשות‬
‫במסגרת תיקון פירוט. חוק זה היה אמנם הבסיס לפקודת הפטנטים והמדגמים הישראלית,‬
‫אולם אין להסתמך עוד על דין זה זאת מאחר וממילא החלק בפקודה זו העוסק בפטנטים‬
‫(ובייחוד סעיף 01 לפקודה אשר עסק בנושא תיקון בקשת פטנט) אינו תקף עוד החל משנת‬
                                                     ‫1001 עת חוקק חוק הפטנטים.‬


‫88. על מנת לבסס את טיעוניהם בסוגיה הנ"ל, הגישו הצדדים, בין היתר, אסמכתאות שונות מן‬
‫המשפט הזר. ראשית יובהר כי הסתמכות על משפט משווה מן הראוי שתעשה בדרך של הגשת‬
                       ‫חוות דעת מומחה לדין הזר, ולא על-ידי העלאת טיעונים בעלמא.‬


‫08. מכל מקום, סבורני כי לשון החוק הישראלי ברורה ואינה מאפשרת הוספת תביעות תלויות‬
‫חדשות במסגרת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 90 ו – 00 לחוק. מסקנתי זו מתבססת‬
‫בעיקר על הוראת סעיף 90 אשר, כאמור לעיל, הינה המשוכה הראשונה אותה על מבקש תיקון‬
‫פירוט לצלוח. כידוע, פעולת ניסוח תביעות תלויות הינה למעשה חלק מאסטרטגיה בה בוחר‬
‫מבקש הפטנט או בא כוחו בעת עריכת בקשת הפטנט. בקשת פטנט מנוסחת כדרך פירמידה‬
‫הפוכה כאשר התביעה העצמאית בבסיס הפירמידה הינה הרחבה ביותר. התביעות התלויות‬
‫בתביעה העצמאית, הממוקמות מתחתיה והצרות יותר בהיקף המונופולין הנתבע בהן, מהוות‬
‫למעשה קו הגנה חלופי אשר יסייע למבקש במידה והתביעה העצמאית תחשב רחבה מדי בעת‬
‫בחינתה. כאמור, שלוש הנסיבות המנויות בסעיף 90 במסגרתן ניתן לבקש תיקון פירוט הינן:‬
‫סילוק שגיאה, הבהרה או צמצום תביעות. אף לא אחת מהן תוכלנה ליתן הכשר להוספת‬
‫תביעה חדשה. אילו הייתה מסקנתי אחרת, היה בדבר משום הגמשת יתר של הוראת החוק‬
‫שלא לומר עיוותה. איני סבורה כי ניתן לקבוע כי הוספת תביעה תלויה חדשה הינה בבחינת‬
‫סילוק שגיאה. כוונת המחוקק לא הייתה להתיר למבקש לתקן שגיאה הנוגעת לאסטרטגיה‬
‫בה בחר המבקש עת ניסח תביעותיו. אף אין בהוספת תביעה תלויה חדשה כדי להבהיר דבר‬
                                                 ‫מה בבקשת הפטנט הזקוק הבהרה.‬


‫93. כמו כן, כפי שכבר נקבע לעיל, אין בהוספת תביעה תלויה חדשה משום צמצום תביעות‬
‫המבקש. אף איני מקבלת את טענת המבקשת כי ניתן להוסיף תביעה תלויה חדשה הואיל‬
‫והמחוקק נמנע מלקבוע בפירוש כיצד על המבקש לצמצם את תביעות בקשת הפטנט. הוראת‬
‫סעיף 90 אינה משתמעת לשתי פנים בקבעה כי על המבקש לפעול לצמצום תביעותיו, משמע‬



                                          ‫8‬
                ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬
‫הקטנת המונופולין הנתבע במקור, ולא הוספת קווי הגנה חלופיים במעטה של תביעות תלויות‬
‫חדשות. הטענה כי אין בתביעה תלויה כדי להרחיב את המונופולין הנתבע בבקשת הפטנט לא‬
‫תסייע למבקשת שעה שלא ניתן להראות כי יש בכוחה כדי לצמצם תביעה, כפי שנדרש בסעיף‬
                                                                         ‫90 לחוק.‬


‫לאור כל האמור לעיל בסעיפים 11-77 להחלטה זו, נאלצת אני לקבל את ההתנגדות להוספת תביעה‬
‫מס' 4 החדשה. המבקשת תהא רשאית להודיע, תוך שבועיים ממועד החלטתי זו, אם בדעתה לתקן‬
‫את תביעה מס' 7 באופן שתתייחס לתרכובות גבישיות בלבד. התיקון יבחן לאור דרישות החוק‬
                           ‫ונוכח הסכמת המתנגדת כפי שהובעה במהלך הדיון שהתקיים בפני.‬


                                                         ‫טענת חוסר תום לבה של המבקשת‬


‫13. במסגרת ההליך, טענה המתנגדת כי המבקשת נמנעה מלציין בפני הרשם באופן מפורש כי‬
‫התיקון לתביעה מס' 0 משמעו למעשה הוספת תביעה חדשה. לגרסתה הוצג התיקון המבוקש‬
‫לתביעה זו באופן מטעה בכך שנמנעה מלסמנה בקו תחתון כמקובל. בכך, טענה המתנגדת,‬
‫מתבטא חוסר תום לבה של המבקשת, אשר די בו כדי לפסול את הוספת תביעה מס' 0‬
‫כמבוקש. אכן נכון, בקשת תיקון פירוט עלולה לעיתים להדחות אם עלה ביד המתנגדת‬
‫להוכיח באותות ובמופתים, כי התנהלות מבקש הפירוט נגועה בחוסר תום לב קיצוני. עם‬
‫זאת, משנדחתה הבקשה להוספת תביעה מס' 0 החדשה, נראה כי אין עוד צורך בדיון בטענתה‬
‫זו. אף על פי כן, הריני קובעת כי במקרה שבפני לא עלה ביד המתנגדת להוכיח כי התנהלות‬
‫המבקשת נגועה בחוסר תום לב קיצוני. מתצהיר המתמחה מר שאול מזרחי אשר צורף‬
‫לתגובת המבקשת מיום 91.0.91 (על אף שהלה לא נחקר לגביו) התרשמתי כי העדר סימון‬
‫תביעה מס' 0 החדשה מקורו בטעות שנעשתה בתום לב וללא כל כוונת זדון. איני יכולה‬
‫להתעלם מפגמים נוספים שנמצאו בעריכת בקשת תיקון הפירוט אולם אין בהם לדעתי כדי‬
                                            ‫להצביע על חוסר תום לבה של המבקשת.‬



                                                                 ‫פסיקת הוצאות המתנגדת‬


‫83. לבסוף, נדרשת אני להתייחס לשאלת הוצאות המתנגדת בהליך זה. דעתי אינה נוחה מכך‬
‫שהמבקשת הגישה בקשה לתיקון פירוט שעה שהיה עליה להגיש את הודעתה שכנגד בהליך‬
‫ההתנגדות העיקרי, וזאת מבלי לבקש הארכת מועד כנדרש. כמו כן, בבקשתה לתיקון פירוט‬
‫נמנעה המבקשת מלהסביר כיצד עומדים התיקונים המבוקשים בדרישות סעיפים 90 ו – 00‬
‫לחוק הפטנטים. התנהלות מעין זו, יש בה כדי להקשות באופן משמעותי על המתנגד לבקשת‬
‫תיקון פירוט להכין כראוי את ההתנגדות לתיקון. התנהלות מסוג זה אף מקשה על רשם‬
                                ‫הפטנטים בבחנו את כשירות תיקון הפירוט המבוקש.‬



                                           ‫9‬
                ‫רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר‬

‫33. הפרקטיקה הראויה והרצויה, תהא זו במסגרתה המבקש לתקן את בקשת הפטנט יראה‬
‫במפורש, במדויק ובאופן ברור, ביחס לכל תביעה ותביעה, כיצד עומד התיקון המבוקש באחד‬
‫(או יותר) משלושת תנאי סעיף 90 לחוק הפטנטים אשר רק בהתמלאם עומדת הזכות לבקש‬
‫את תיקון הפירוט. בנוסף, כנדרש בסעיף 00 לחוק הפטנטים, על המבקש לפרט כדבעי מדוע‬
‫אין בתיקון המבוקש כדי להרחיב את היקף התביעות בכללותו או להוסיף לפירוט דברים‬
‫שלא נזכרו בו מעיקרם. בנוסף, על המבקש לציין מראי מקום מדויקים בפירוט או בתביעות‬
‫עליהם נסמכים התיקונים המבוקשים. אין לדעתי לקבל עוד בקשות לתיקון פירוט החורגות‬
                                                                  ‫מהכללים הנ"ל.‬


‫63. נראה כי הבקשה שבפני אינה עומדת בכללים המנויים מעלה. אף על פי כן, בנסיבות העניין‬
‫ומאחר שככל הנראה המבקשת פעלה עפ"י פרקטיקה הנהוגה ברשות עד כה, לא יילקח הדבר‬
‫במכלול השיקולים לעניין פסיקת הוצאות המתנגדת. עם זאת, מאחר שהמתנגדת בכל זאת‬
‫נדרשה להגשת התנגדות חלקית לתיקון הפירוט (ביחס להוספת תביעות תלויות חדשות מס'‬
‫0 ו – 8) וכן להגשת כתב טענות נוסף בהליך ולדיון בפני. כמו כן, נוכח זניחת הבקשה לתיקון‬
‫תביעה מס' 8 על-ידי המבקשת עצמה ודחיית הבקשה להוספת תביעה מס' 0 במסגרת החלטה‬
‫זו, הריני מחייבת את המבקשת לשאת בהוצאות המתנגדת בגין הליך זה, בסך 999,8 ₪‬
        ‫הכולל מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.‬




         ‫יערה שושני-כספי‬

         ‫פוסקת בקניין רוחני‬


                                                      ‫01 נובמבר 9198‬     ‫ניתן בירושלים ביום‬
                                                      ‫ט' כסלו תשע"א‬




                                            ‫01‬

								
To top