rechtliche Aspekte Praesentation KinskyTuscher by xTIu3bW

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									    Mag. Dr. Christian Tuscher, LL.M.
                            Dr. Philipp Kinsky
                 Herbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH

WIEN                                 Salzburg                       LINZ
Dr. Karl Lueger-Platz 5, 1010 Wien   Mozartplatz 4, 5020 Salzburg   Bethlehemstraße 3, 4020 Linz
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Erfolgreiche Verwertung von
    Geistigem Eigentum
             als
      Forschungs- und
   Entwicklungsergebnis
Geistiges
Eigentum
 Einführung
                 Geistiges Eigentum
    Definition


„Geistige     Schöpfungen    jeglicher Art,
einschließlich Erfindungen, Namensrechten,
graphischen Darstellungen (Symbolen) sowie
(Werke) der Literatur, der Tonkunst, der
bildenden Künste und der Filmkunst “*

* Definition der World Intellectual Property Organization (WIPO)
        Geistiges Eigentum

    Kategorien

• Industrielles Eigentum
   Patent, Marke, Industrielles Design, Gebrauchs- und
    Geschmacksmuster, Geographische Angaben,
    Halbleiter etc
• Urheberrecht
   Literatur- und Tonkunst
   Bildende Kunst und Filmkunst
               Geistiges Eigentum

Arten und Registrierbarkeit

    Patent                                     registrierbar
    Schutzzertifikat                           registrierbar
    Gebrauchsmuster                            registrierbar
    Halbleiterschutzrecht                      registrierbar
    Sortenschutzrecht                          registrierbar
    Geheimes (Handels-) Wissen (Know-How)      nicht registrierbar
  Geschmacksmuster                             registrierbar
  Urheberrechte
                                                nicht registrierbar
   (ohne verwandte Schutzrechte)
    Marke                                      registrierbar
           Geistiges Eigentum

            Registrierbarkeit von IP

• Industrielles Eigentum
    Erfindungen gemäß § 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)
    Gebrauchsmuster gemäß § 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz
     (GMG)
    Halbleiterschutzrechte (für Topographien) gemäß § 1
     Halbleiterschutzgesetz (HlSchG)
    Markenrechte gemäß §§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG)

• Urheberrecht
   X Keine Registrierung
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit

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                                           Schutzdauer: 20 Jahre
        Patent
§ 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG):

 Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden,
 sofern sie neu sind (§ 3 leg. cit.), sich für den Fachmann
 nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der
 Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf
 Antrag Patente erteilt
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit

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                                         Schutzdauer: 10 Jahre
Gebrauchsmuster
§ 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GMG):


 Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen
 auf allen Gebieten der Technik geschützt, sofern sie neu
 sind (§ 3 leg. cit.), auf einem erfinderischen Schritt
 beruhen und gewerblich anwendbar sind.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit

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                                           Schutzdauer: 10 Jahre
Halbleitererzeugnisse
§ 1 Abs. 1 Halbleiterschutzgesetz (HlSchG):

 Für        dreidimensionale          Strukturen        von
 mikroelektronischen                 Halbleitererzeugnissen
 (Topographien) kann auf Antrag Schutz nach diesem
 Bundesgesetz erworben werden, soweit sie eine
 Eigenart (§ 2 leg. cit.) aufweisen.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit

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                                               Schutzdauer: 10 Jahre
     Markenrecht
§§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG):

 Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen
 lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen,
 Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung
 der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder
 Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
 Unternehmen zu unterscheiden.

 Der Erwerb des Markenrechtes erfordert die Eintragung der Marke
 in das Markenregister.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit

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                                                 Schutzdauer: 70 Jahre
      Urheberrecht

§ 1 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG):

 Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige
 Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der
 bildenden Künste und der Filmkunst.
§ 1 Abs. 2 UrhG:

 Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen urheberrechtlichen
 Schutz nach den Vorschriften dieses Gesetzes.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit

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                                              Schutzdauer: 70 Jahre
      Urheberrecht

§ 40a Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG):

 Computerprogramme sind Werke im Sinne dieses Gesetzes, wenn
 sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers
 sind.

§ 40a Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG):

 In diesem Gesetz umfasst der Ausdruck „Computerprogramm“ alle
 Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das
 Material zur Entwicklung des Computerprogramms.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit
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      Beachte!
Der       Schutz     von      Erfindungen,     Gebrauchsmustern,
Halbleitererzeugnissen und Markenrechten erfordert eine Anmeldung
beim Patentamt! Das Urheberrecht (Computerprogramm) ist als
höchstpersönliches Recht mit seiner Schaffung geschützt.


Know-how            (technisches,      kaufmännisches        oder
betriebswirtschaftliches Wissen) kann in der Regel nicht geschützt
werden. Gegebenenfalls besteht hingegen Schutz nach den
einschlägigen gesetzliche Bestimmungen (Zivilrecht, Strafrecht,
Wettbewerbsrecht.
  Die Vertragsrechtliche Dispositionen über Know-how ist zulässig!
               Industrielles Eigentum
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           Patent                                       Schutzdauer: 20 Jahre


•   Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung (Produkt/Prozess)
     Exklusivität:   Alleiniges Recht des Erfinders über die Erfindung
                      (wirtschaftlich) zu verfügen
     Neuartigkeit:   Die Erfindung lässt sich aus dem gegenwärtigen
                      Kenntnisstand nicht ableiten     ERFINDUNGSHÖHE!
     Patent-         Patentfähigkeit basiert auf der gewerblichen Anwendbarkeit
      Fähigkeit       der Erfindung, der Erfindungshöhe (strenger Maßstab) und
                      dem Gegenstand der Erfindung
                             medizinische Behandlungsmethoden, mathematische
                             Formeln, Software eher nicht patentierbar
         Industrielles Eigentum
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Patent als Wirtschaftsgut & Werttreiber

•   Wesentlicher Gesellschafts-Asset (Anlagevermögen)
•   Grundlage für Unternehmensfinanzierungen
•   Erweiterung der Vertriebskanäle (Lizenz / (Ver-)Kauf)
•   Stärkung der Markt- und Verhandlungsposition
                Industrielles Eigentum
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    Gebrauchsmuster =                                   Schutzdauer: 10 Jahre


•    Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung
      Exklusivität:   Alleiniges Recht des Erfinders über das Gebrauchsmuster
                       (wirtschaftlich) zu verfügen
      Neuartigkeit:   Die Erfindung ist neuartig (6-monatige Schonfrist bezogen
                       auf die Beurteilung der Neuartigkeit!)
      Registrierung Registrierung als Gebrauchsmusters setzt gewerbliche
                     Anwendbarkeit der Erfindung voraus, jedoch geringere
                     Anforderung an die Erfindungshöhe!
                    Industrielles Eigentum
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                     Patent vs Gebrauchsmuster
                                Patent                            Gebrauchsmuster
Prüfung durch das Patentamt     Inhaltliche und formale Prüfung   Keine inhaltliche Prüfung
Maximale Laufzeit               20 Jahre                          10 Jahre
                                Technische Gegenstände            Technische Gegenstände
                                Chemische Erzeugnisse             Chemische Erzeugnisse
Schutzgegenstände               Verfahren (u. a.
                                Produktionsverfahren)
                                u.a. Pflanzensorten,              u.a. Verfahren,
Schutzausschlüsse               Tierarten                         Pflanzensorten,
                                                                  Tierarten
                                Neuheit                           Neuheit
Schutzvoraussetzungen           Erfinderische Tätigkeit           Erfinderischer Schritt
                                Gewerbliche Anwendbarkeit         Gewerbliche Anwendbarkeit
Schonfrist für die
                                keine                             6 Monate
Voraussetzung der Neuheit
Dauer bis zur Eintragung bzw.
                                ca. 2 Jahre oder mehr             ca. 2 bis 5 Monate
Erteilung
Kosten (Amtsgebühren)           ca. 450+ Euro bis zur Erteilung   ca 40 Euro bis zur Eintragung
                Industrielles Eigentum
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        Know-how                                     Schutzdauer: unbeschränkt



•   Vertrauliche, wesentliche und identifizierbare Kenntnisse und
    Erfahrungen technischer, kommerzieller, administrativer oder
    anderer Natur
     Vertraulichkeit: Schutzbedürftiges Wissen, welches innerbetrieblich
      generiert wurde und nicht allgemein bekannt ist
     Wesentlichkeit: Für die Produktion von Vertragsprodukten/
      Vertriebsgegenständen von Bedeutung     Wirtschaftlicher Wert der
      Information muss gegeben sein
     Identifikation Ausreichender Detaillierungsgrad um die „Wesentlichkeit“,
      „Vertraulichkeit“ sowie die „Wertigkeit“ der zugrundeliegenden Information
      rechtfertigen zu können.
          Industrielles Eigentum
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   Know-how

• Keine Registrierung von Know-how erforderlich und
  möglich!
• Know-how trägt erhebliches Geschäftspotential
• Know-how verbrieft kein Exklusivrecht - der individuelle
  Wertgehalt basiert daher auf innerbetrieblichen
  Schutzmechanismen (vertragliche Absicherung!) und
  damit in Zusammenhang stehender Geschäftsstrategien
• Know-how kann Ausgangspunkt für registrierungsfähiges
  Geistiges Eigentum sein! NDA!
                Industrielles Eigentum
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            Marke                        Schutzdauer: 7 bis 10 Jahre / erneuerbar


•   Unterscheidungskräftiges /-fähiges (unternehmerisches)
    Kennzeichen zur Identifizierung von Referenzwaren, -
    produkten oder sonstigen (Wirtschafts-) Gütern bzw
    Leistungen
     Unterscheidbar: Keine Ähnlichkeit oder Verwechslungsfähigkeit mit bereits
      am Markt etablierten Kennzeichen
     Identifikations-
      potential: Marke muss geeignet sein, eine nicht irreführende Assoziierung zu
      einem Referenzgegenstand /-Produkt zu gewährleisten
     Klassifikation: Zuordnung des Referenzgegenstandes (Ware, Produkt,
      Leistungen etc) nach der Nizza-Klassifikation
           Industrielles Eigentum
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   Marke
• Marken dienen der Implementierung einer „Corporate
  Identity“ und schaffen Alleinstellungsmerkmale!
• Durch enge Verhaftung mit dem Referenzgegenstand
  (Produkt, Ware, Leistung etc) gilt die Marke als wichtiges
  Vermarktungs- und Werbetool.
• Das Markenrecht bietet umfangreiche Möglichkeiten zur
  Gestaltung des zugrundeliegenden Kennzeichens
  Grenze: Wettbewerbsrecht (Irreführung)
 Other Industrial Property

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Industrielles Design


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             Geographische Angaben
                       Urheberrecht i.w.S.
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    Urheberrecht i.e.S.                       Schutzdauer: 50 Jahre (Minimum)


•    Höchstpersönliches Recht an urheberrechtsfähigen Werken
      Höchstpersönlich: Nicht übertragbares, ausschließlich dem Urheber (als
                         natürliche Person) persönlich zustehendes,
                         dispositionsfähiges Eigentumsrecht
      Urheberrechts-
       fähig:              Individuelles, originelles, der Allgemeinheit nicht
                           zugängliches Werk, dessen Schöpfungsgehalt sich aus
                           dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ableiten lässt
                                ERFINDUNGSHÖHE!
      Werk                Geistige Schöpfung aus den Bereichen der Literatur,
                           Tonkunst und der bildenden Künste
                 Urheberrecht i.w.S.
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Urheberrecht i.e.S
• Keine Registrierung des Urheberrechts als höchstpersönliches
  Recht des Schöpfers erforderlich

• Weitgehende Harmonisierung des Urheberrechtsschutzes

• Urheberrecht als verwertbares Wirtschaftsgut von erheblicher
  wirtschaftlicher Bedeutung für (Jung-) Unternehmer und
  akademische Spin-offs
    Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch Einräumung (entgeltlicher)
     Werknutzungsrechte bzw Werknutzungsbewilligungen

• Software (als literarisches Werk) ist primär über das
  Urheberrecht schutzfähig – differenzierte Betrachtung in den
  USA
IP - ökonomischer Wertträger
IP-Unternehmerischer Wertträger
       Geistiges Eigentum
Definition
Bewertung von Geistigem Eigentum
Finanzierung von Geistigem Eigentum
Management von Geistigem Eigentum
Verwertung von Geistigem Eigentum
  im rechtsgeschäftlichen Verkehr

           Schwerpunkt:
      Technologietransfer i.e.S.
IP-Verwertung zwischen- und gegenüber Forschungs-
   und Entwicklungseinrichtungen (Universitäten)
IP – (Vertrags-) Rechtliche Dimensionen
    Vertragliche Definition von IP
Intellectual Property           shall mean any or all of the following and all rights
resulting therefrom including but not limited to the know how used in, arising out of, or
associated with such intellectual property: (i) all domestic and foreign patents and
utility models and applications therefor and all reissues, divisions, renewals,
extensions, provisionals, continuations and continuations-in-part thereof, and
equivalent or similar rights anywhere in the world in inventions and discoveries or
other protectable results and levels of developments (“Patent Rights”); (ii) all
trademarks, brands, service marks, trade names and all other rights corresponding
thereto throughout the world (“Trademark Rights”); (iii) all copyrights, copyright
registrations and applications therefor and all other rights corresponding thereto
throughout the world (“Copyrights”); (v) all industrial designs and any registrations
and applications therefor throughout the world; and (vi) any similar, corresponding or
equivalent rights to any of the foregoing rights to processes, trade secrets and
proprietary information anywhere in the world (“Proprietary Rights”)
Technologietransfer
          Technologietransfer


„Transfer   von     technischem      Wissen
(Forschungs- und Entwicklungsergebnissen)
und darauf basierendem Geistigen Eigentum
zwischen Entstehung und Verwendung im
Kombinationsprozess der Produktionsfaktoren“
        Technologietransfer i.e.S.


„Volkswirtschaftlich wahrgenommener Prozess,
in dem (universitäre) Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse (Geistiges Eigentum)
bei Forschern und Forschungseinrichtungen
(F&E-Konsortien)      als    Prozessbeteiligten
entstehen und an andere Prozessbeteiligte -
(Wirtschafts-) Unternehmen       - übertragen
werden“
                 Technologietransfer

Formen

• Personengebundener Technologietransfer
   Ausbildung- und Transfer von Arbeitskräften (inkl. Headhunting, Abwerbung)

• Gütergebundener Technologietransfer
   Export von neuartigen – im Empfängerland nicht verfügbaren Investitionsgütern

• Projektbezogener Technologietransfer
   Forschungskooperation, Forschungs- und Entwicklungsauftrag, Joint Venture

• Nicht-Faktorgebundener Technologietransfer (Informationstransfer)
   Verwertung     Geistiger       Eigentumsrechte       durch            internationale
    Unternehmenskooperationen im Bereich Forschung und Entwicklung
 Projektbezogener Informationstransfer

Vertragliche Ausgestaltung

 • Forschung- und Entwicklungsvertrag
 • Forschungsauftragsvertrag
 • (IP-) Lizenzvertrag
 • Know-how-Vertrag
 • Markenlizenzvertrag
 • Joint Venture-Vertrag
Projektbezogener Informationstransfer

 (Vertragliche) Zielsetzungen

• (Markt-) Einführung innovativer Technologien zur
  Ermöglichung industrieller Anwendungen
• Wertschöpfung der Ergebnisse von
  Grundlagenforschung und angewandter Forschung
• Sicherung und Optimierung der Verwertbarkeit von
  Forschungsergebnissen und diesen
  zugrundeliegendem IP bzw Know-how.
Projektbezogener Informationstransfer

(Vertraglicher) Regelungsbedarf

• Festlegung der Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des
  vertragsgegenständlichen Schutzrechtes
• Einigung über die Vergabe von Nutzungs- und
  Gebrauchsrechten am Schutzrecht sowie Darlegung
  der Rechtsnatur zu vergebender Schutzrechte
• Transparente Darstellung allfälliger Bedingungen an
  welche die Einräumung von Nutzungsrechten
  (Lizenzen) geknüpft werden soll.
 Forschungs- und
Entwicklungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

   • Präambel
       Zweck, Ziele des Vertrags, Beschreibung der Tätigkeiten der
        Vertragspartner, Beschreibung der bestehenden Erfahrungen,
        bereits gewonnene Erkenntnisse, etc.
   • Vertragsgegenstand
       Angewandte Forschung, Grundlagenforschung
       Vereinbarung aller geplanten Arbeitsschritte (wesentliche
        Meilensteine, Arbeitsschritte, Zeitplan, Kalkulation,
        Projektmanagement, Qualitätssicherungsmaßnahmen)
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag


   • Liegt ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag vor?
       Beim Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer zur
        Herstellung eines bestimmten Erfolges (§1151 Abs 1 ABGB).
        Aufgrund der Ungewissheit der angestrebten Ergebnisse wird
        üblicherweise kein Werkvertrag abgeschlossen.
       Beim „Dienstleistungsvertrag“ ist der Auftragnehmer (nur) zur
        sorgfältigen Erbringung der vereinbarten Forschungsleistungen
        verpflichtet.
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag


   • Regelung über die Beauftragung von Subunternehmern
       Allgemein unter bestimmten Bedingungen zulässig oder
        generell zulässig
       Vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers
       Können bei der Beauftragung vergaberechtliche Bestimmungen
        anwendbar sein?
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag


   • Durchführen der Forschungsarbeiten
         Vereinbarung von regelmäßigen Zwischenberichten
         Vorgangsweise bei Bedarf nach Leistungsänderungen
         Kontrollrecht des Auftraggebers
         Benennung von Ansprechpartnern
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

• Vergütung, Zahlungsbedingungen
      Übernahme aller Kosten durch den Auftraggeber
      Rücktritt bei Erreichung im vorhinein definierter Gesamtkosten
      Vereinbarung einer fixen Vergütung oder der Erstattung der Kosten
      Vereinbarung nachvollziehbarer Aufzeichnungen über Kosten
      Vergütungsregelung für vom Auftragnehmer eingebrachtes Know-
       how (mit/ohne Rechteeinräumung)
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag


 • Zahlungsbedingungen
     Zahlung, auch bei Nichterreichen der angestrebten Ergebnisse
      (Dienstvertrag)
     Kostenerstattungs- oder Festpreisvereinbarung
     Abschlagszahlungen oder Einmalzahlungen
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

• Haftungsbestimmungen
   Bemühungsklausel
   Haftung für den Eintritt des Erfolgs (Werkvertrag)?
   Sorgfaltspflichtverletzung durch den Auftragnehmer (Einsatz von
    qualifiziertem Personal, erforderliche Ausstattung, projektbezogene und
    zweckgerichtete Mittelverwendung, Informationspflichten, geordnetes
    Projektmanagement, Dokumentation)
   Qualitätssicherung (DIN/ISO Normen, sonstige Qualitätsnormen)
   Haftungsfreistellung des Auftragnehmers von Ansprüchen Dritter
   Haftung, Vorsatz, grobe/leichte Fahrlässigkeit
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

 • Schutzrechtsbestand, Schutz des Ergebnisses (Einzel- bzw
   Gemeinschaftserfindung)
     Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss
      (Altschutzrechte)
        Akquisitionsargument Altschutzrechte
        Kommerzialisierung der Altschutzrechte
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

• Neue Schutzrechte
   Regelung über Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen, Erfindervergütungen
   Regelung über die Schutzrechtsanmeldung
   Regelung, wem Schutzrechte zustehen (Anmeldung durch Auftragnehmer oder Anbot
    auf Übertragung an Auftraggeber) – va bei mehreren Prozessbeteiligten (Konsortien)
   Einräumung eines kostenlosen, unwiderruflichen Benutzungsrechtes an Auftraggeber
   Regelung betreffend gemeinsame Erfindungen – va bei mehreren Prozessbeteiligten
    (Konsortien)
   Regelung über Erfinderanteile
   Regelung Eintrittsrechte bei Aufgabe eines Schutzrechtes
   Sondersituation Universitäten
   GVO Forschung und Entwicklung
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag


•   Auswertungs- und Benutzungsrechte des Ergebnisses
      (Exklusive) Option des Auftraggebers auf Abschluss eines
       Lizenzvertrages
      Übertragung des Schutzrechtes auf den Auftraggeber
      Beteiligung des Auftraggebers an der Verwertung der
       Ergebnisse aus dem Schutzrecht
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

   •   Geheimhaltung
        Geheimhaltung der Ergebnisse der Forschung
        Geheimhaltung aller mitgeteilten Betriebs- und
         Geschäftsgeheimnisse, Know-how
        Vereinbarung über gemeinsame Veröffentlichung des
         Ergebnisses
        Verpflichtung von Subauftragnehmern und Mitarbeitern zur
         Geheimhaltung
        Vereinbarung, zur Verfügung gestelltes Know-how des
         anderen Vertragspartners nicht für eigene Zwecke zu
         verwerten
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

• Entgegenstehende Schutzrechte (Schutzrechte Dritter)
     Verpflichtung des Auftragnehmers, nicht gegen fremde
      Schutzrechte zu verstoßen (räumliche Begrenzung)
     Verpflichtung zur regelmäßigen Patentrecherche
     Kostentragungsklausel
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Forschungsvertrag

   • Sonstige Bestimmungen
         Inkrafttreten
         Laufzeit
         Kündigungsbestimmungen
         Abschlussbericht
         Übergabe aller entwickelten Gegenstände
         Gerichtstand, anwendbares Recht
         Schriftformgebot
         Salvatorische Klausel
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Entwicklungsvertrag


   • Vertragsgegenstand
       Werkvertrag
           Herstellung eines Werkes gegen Entgelt
           Erfolgreicher Abschluss ist wesentlicher Bestandteil
       Beschreibung der Entwicklung
       Festlegung der maßgeblichen Lieferungen und Leistungen
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Entwicklungsvertrag

   • Durchführung der Entwicklungsarbeiten
          Zeitplan
          Zwischenberichte
          Änderungen
          Besichtigung durch Auftraggeber vor Ort
          Qualitätsstandards
          Zulässigkeit der Beauftragung von Subunternehmern
   •   Vergütung
        Festpreis
        Festlegung der Zahlungsbedingungen
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Entwicklungsvertrag

   • Vertragslaufzeit
       Abgabetermin
       Verzögerungen bei der Entwicklung – Vertragsstrafen
   • Definition eines konkreten Abnahmeprozedere
          Festlegung konkreter Abnahmekriterien
          Verfassung eines Abnahmeprotokolls
          Verweigerung der Abnahme bei Mängeln
          Verpflichtung zur Mängelbehebung
          Vereinbarung von Vertragsstrafen im Falle des Verzugs
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Entwicklungsvertrag


   • Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen
       Gewährleistung, den Stand von Wissenschaft und Technik
        einzuhalten
       Gewährleistung der zugesicherten Eigenschaften/Garantien
       Gewährleistungsfrist
       Schadenersatz (Ausschluss bei leichter Fahrlässigkeit?)
       Folgeschäden
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Entwicklungsvertrag


   • Gewerbliche Schutzrechte (vgl Forschungsvertrag)
       Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss
        (Altschutzrechte)
       Benutzungsrechte an Altschutzrechten
       Wem gehören Neuschutzrechte?
       Gemeinsame Erfindungen
       Erfinderanteile
       Diensterfindervergütungen
       Kein Verstoß gegen Schutzrechte Dritter
Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Entwicklungsvertrag


 • Nichtangriffsklausel
      Verpflichtung, Schutzrechte, die aus der Entwicklungsvereinbarung
       entstanden sind, nicht anzugreifen
 •   Verteidigung der Schutzrechte
      Gegenseitige Information von Verletzungen
      Verpflichtung zur Verteidigung und Unterstützung
      Kostentragung
(IP-) Lizenzvertrag
                       Lizenzvertrag

Art der Lizenz, Vertragsgebiet

 • Rechtsnatur der Lizenz
      Ausschließliche Lizenz / Alleinige Lizenz / Einfache Lizenz

 • Art der Lizenz
      Herstellungslizenz/ Gebrauchslizenz / Vertriebslizenz

 • Vertragsgebiet
      Weltweit
      Territoriale Restriktionen
                        Lizenzvertrag

Art der Lizenz, Vertragsgebiet

  •   Exklusive Lizenz
       Exklusives Recht des Lizenznehmers, den Lizenzgegenstand in
        Anspruch zu nehmen
       Sachlich, zeitlich und örtlich beschränkbar
       Gebührenabhängig oder gebührenfrei (flexible Gestaltung der
        Vergebührung möglich - z.T. abhängig von der Art der Lizenz
       Eigentümer ist vom weiteren Gebrauch des Lizenzgegenstandes
        ausgeschlossen
       Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers
                          Lizenzvertrag

Art der Lizenz, Vertragsgebiet

 •    Alleinige Lizenz
       Starkes, in Richtung Exklusivität gehendes Nutzungsrecht des
        Lizenznehmers (sachlich, zeitlich, territoriale Einschränkungen möglich und
        sinnvoll)
       Eigentümer bleibt zur Nutzung des Lizenzgegenstandes berechtigt
       Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers

  •   Einfache Lizenz
       Einfaches, nicht übertragbares und zumeist sachlich, zeitlich sowie territorial
        beschränktes Nutzungsrecht des Lizenznehmers
       Verfügungsrecht des Eigentümers über den Lizenzgegenstand bleibt
        bestehen
                       Lizenzvertrag

Sachlicher Bereich, Vertragsgebiet

 • Sachlicher Bereich
        Gesamter teilweiser Anwendungsbereich der Erfindung
        Weiterentwicklungen des Lizenzgegenstandes
        Sämtliche Teile der Anwendungsbereiche des Patents
        Erforderliches geheimes Know-how
 • Vertragsgebiet
      Keine Übertragbarkeit
      Zustimmung des Lizenzgebers
      Zustimmung wird nicht unzumutbar zurückgehalten
                      Lizenzvertrag

Unterlizenzen, Know-how Lizenz

 • Unterlizenzen
     Zulässigkeit / Nichtzulässigkeit von Unterlizenzen
 • Know-how Lizenz (siehe unten)
     Technische Kenntnisse bezüglich Fertigung
     Vertriebs-Know-how
                     Lizenzvertrag

Technischer Support, Gewährleistung


 • Technischer Support
     Technischer Support des Lizenzgebers
     Einweisung des Personals des Lizenznehmers
 • Gewährleistung
     Keine Rechtsmängel
     Keine Vorbenutzungsrechte
     Keine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter
                     Lizenzvertrag

Gewährleistung, Ausübungspflicht


 • (Typische) Gewährleistung
     Keine Sachmängel bekannt
     Haftung für bestimmte Eigenschaften des Lizenzgegenstandes
     (keine) Haftung für Registrierbarkeit (Patentfähigkeit) des
      Lizenzgegenstandes
     (keine) Haftung für kaufmännische Verwertbarkeit (Proof of Concept)
 • Ausübungspflicht
     Lizenznehmer muss Lizenz ausüben
                      Lizenzvertrag

Lizenzentgelt


 • Fixe Gebühr
 • Umsatzabhängige Gebühr (va bei Vertriebslizenzen)
     Definition Umsatz
 • Mindestlizenzentgelt
 • (Zusätzliches) Entgelt für Know-how
                      Lizenzvertrag

Buchführungspflicht


 • Buchführung, die eine genaue Berechnung des
   Lizenzentgelts zulassen
 • Einsichts- und Prüfungsrechte
 • Kostentragung der Einsichts- und Prüfungsrechte
Know-how Vertrag
                Know-how Vertrag

Vertraglicher Regelungsbereich

 • Vermittlung- und Überlassung gewerblich nutzbarer
   Kenntnisse und Fertigkeiten (zB Erfindungsleistungen,
   Konstruktionspläne etc)
 • Exakte Definition des vertragsgegenständlichen Schutzgutes
   (insbesondere bei gemeinsamen Entwicklungsergebnissen)
 • Implementierung rigoroser Geheimhaltungs- und
   Wettbewerbsverpflichtungen (Know-how ist einer
   Registrierung als gewerbliches Schutzrecht nicht zugänglich)
         Schutz durch Lauterkeitsrecht (Verletzung von Geschäfts- und
          Betriebsgeheimnissen) und Strafrecht (Auskundschaftung von
          Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen)
     Besonderheiten im
rechtsgeschäftlichen Verkehr
    mit Forschungs- und
 Entwicklungseinrichtungen
         Grundsätzliches + Praxis
• Grundsatz: Anwendbarkeit allgemeiner (vertrags-) rechtlicher
  Grundlagen und einschlägiger Gesetze
• Praxis: Verlagerung inhaltlicher Schwerpunkte resultierend
  aus dem Kontext der Rechtsbeziehung zur Forschungs- und
  Entwicklungseinrichtung (Universität)
    Veröffentlichungs- und Publikationsrechte
    Rechtehoheit bei gemeinsam entwickeltem IP VERWENDUNG
     VON DEFINITIONEN bezogen auf das vertragsgegenständliche IP
     als Transfer- uns Austauschgut!
       Geistiges Eigentum = … [Allgemeine Umschreibung, siehe oben]
       Geistiges Eigentum einer Vertragspartei = … [Beschreibung des einer
        Vertragspartei zuordenbaren IP]
       Gemeinsames Geistiges Eigentum = … [Umschreibung der
        gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse]
           Fortsetzung (Praxis)
 Festlegung der Anmelde- und Registrierungsmechanismen bei
  Gemeinsamen IP
 Determinierung gegenseitiger Rechte an den einer Partei
  zurechenbaren Eigentumsrechten
 Vergütungsmodalitäten (zB Beteiligung an Vertriebseinnahmen im
  Gegenzug zur Einräumung von Exklusivrechten bzw Vorabverzicht
  (der Universität) auf die Ausübung von Aufgriffsrechten bei
  Diensterfindungen)
 Klarstellung der rechtlichen Zuordnung von Forschungs- und
  Entwicklungsergebnissen vor-, während- sowie nach einer möglichen
  Ausgliederung aus dem jeweiligen Infrastrukturgefüge (der
  Universität)
    Relevant für die Beurteilung der Anwendbarkeit des
     Diensterfindungsrechtes (siehe unten)!
    Exkurs:
Diensterfindungen
                 Diensterfindungen

 § 6 PatG

„Dienstnehmer haben auch für die von ihnen während des
Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den
Anspruch auf die Erteilung des Patentes (§ 4), wenn nicht durch
Vertrag (§ 7 Abs. 1) oder auf Grund des § 7 Abs. 2 etwas anderes
bestimmt ist.

Als Dienstnehmer gelten Angestellte und Arbeiter jeder Art.“
                 Diensterfindungen

 § 7 PatG

„Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach
denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber
gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen
Erfindungen eingeräumt werden soll, haben nur dann rechtliche
Wirkung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung (Abs. 3) ist……..

Ist das Dienstverhältnis ein öffentlich-rechtliches, so kann der
Dienstgeber, ohne dass es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer
bedarf, dessen Diensterfindungen zur Gänze oder ein Benützungsrecht
an solchen Erfindungen für sich in Anspruch nehmen…….“
              Diensterfindungen

• Sonderregelung der „Diensterfindungen“ in §§ 6 bis 19
  Patentgesetz (vgl. § 106 UG)
• Vorrang des Erfinderprinzips (§ 6 PatentG, § 106 Abs 2 UG)
  „Der Dienstnehmer hat Anspruch auf Patenterteilung, außer
  es gibt eine schriftliche Übertragungsvereinbarung oder es
  handelt sich um ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis“
• Übertragungsanspruch des Dienstgebers durch schriftliche
  Vereinbarung, Kollektivvertrag oder Gesetz
                 Diensterfindungen

§ 106 Abs 2 UG


 „Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs 3 PatentG, die an einer
 Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder
 privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum
 Bund      oder     im    Rahmen      eines    Arbeits-     oder
 Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist
 das PatentG mit der Maßgabe anzuwenden, dass die
 Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs 2 PatentG gilt.“
               Diensterfindungen,

• Kriterien der Diensterfindung
    fällt dem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Dienstgebers und
    Dienstgeber ist nicht unwesentlich an der Erfindung beteiligt
       Tätigkeit, die zur Erfindung gehörte, gehört zur dienstlichen
        Obliegenheit des Dienstnehmers oder
       Dienstnehmer erhält Anregung zur Erfindung durch seine Tätigkeit im
        Unternehmen oder
       Zustandekommen der Erfindung wurde durch die Benützung der
        Erfahrungen oder Hilfsmittel wesentlich erleichtert
    Begriff der Diensterfindung setzt eine patentierbare Erfindung
     voraus, Patentanmeldung ist nicht Voraussetzung
                  Diensterfindungen

•   Erfindervergütung
     zwingende Bestimmung
     angemessene besondere Vergütung
         entsteht mit Inanspruchnahme durch Dienstgeber
     Bemessung
           wirtschaftliche Bedeutung für Dienstgeber
           sonst erfolgte Verwertung
           Anteil des Dienstgebers
           Form
           Pauschale oder laufende Zahlungen (Prozentsatz vom Umsatz)
     Nachträgliche Änderung der Erfindervergütung bei wesentlicher
      Änderung
     Anspruch auf Rechnungslegung
               Diensterfindungen

• Ausnahme bei angestellten Erfindern

• Mitteilungspflicht eines Dienstnehmers, sofern Dienstgeber
  ein Aufgriffsrecht hat
    Dienstgeber ist nicht zur Anmeldung verpflichtet
    Ausübung des Aufgriffsrechts durch den Dienstgeber binnen vier
     Monaten
    Dienstgeber kann jederzeit auf Diensterfindung verzichten (damit
     endet auch die Verpflichtung zur Zahlung der Erfindervergütung
              Diensterfindungen,

• Urheberrecht
   Ausdrückliche Regelung bezüglich Diensterfindungen im
    Urheberrecht nicht enthalten. Es empfiehlt sich daher eine
    (schriftliche) Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

   Sonderregelung in § 40b UrhG betreffend Computerprogramme:
     „Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung
    seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem
    Dienstgeber hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu, wenn
    er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.“
Vielen Dank für Ihre
 Aufmerksamkeit!
     Project Finance / Development, Private Equity, IP/IT/Life Sciences,
     M&A, Corporate Law, Contract Law, Civil Law



Nativy GmbH, garmz GmbH, ishap GmbH, miracor medical systems GmbH, vooch
GmbH, SimVis GmbH, Intel Corporation, SmartHeat, Pemira Advisors LLP, France
Telecom, GlaxoSmithKline, Atlas Venture, Deutsche Bank, Lead Equities, Blackstone
Group, GECOS etc.

       Herbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH, Dale & Lessman LLP (Toronto), Freshfields
       Bruckaus & Deringer (Vienna, Frankfurt), Research & Teaching Assistant (University of Graz,
       department for domestic and international civil law)


      University of Vienna (LL.M ., 2006), University of Graz (Dr. iur., 2004; Mag. iur., 2002)

								
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